Caso Banesto

Caso Banesto

Con fecha 18.3.00, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aplicando su norma llamada “”El Reglamento””, aplicable a disputas en las que esté en juego la legitimidad o no del registro y/o uso de un nombre de dominio que entre presuntamente en conflicto con una marca comercial – más sobre este “”Reglamento”” en el artículo de este portal : “” Nuevo sistema para resolver disputas por los nombres de dominio en la red “” -, se ha decidido retornar al Banco Español de Crédito, S. A., titular de la marca comercial “”Banesto””.

Los nombres de dominio objeto de la controversia fueron “”banesto.org”” y “”banesto.net””, siendo su titular registral en internet un ciudadano portugués residente en España. Anticipemos que la OMPI, a través del árbitro dirimente correspondiente, decidió como era de suponer que se transfirieran sendos dominios al Banco Español de Crédito. Veamos en una apurada síntesis el por qué de ello :


Considera el árbitro que, previamente a la resolución final a adoptar, es menester imprescindible constatar que se dan los requisitos previstos en el Reglamento, a saber:

  1. Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos.

  2. Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio.

  3. Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

En cuanto al requisito de la semejanza o identidad, es clara la identidad, la cual no admite ningún género de dudas, por lo que concentra su estudio más en profundidad sobre las siguientes causas o presupuestos :

  1. Se señala que el demandado -pues contestó a la demanda – no expresa en sus alegaciones motivo alguno por el que haya dedicido adoptar el dominio bajo las extensiones .net y .org.

  2. No señala que haya sido conocido o identificado en ningún momento el mismo bajo la denominación Banesto.

  3. Además, afirma conocer la reputación y notoriedad de la marca comercial del demandante.

Es por lo anterior, que el árbitro dirimente – panelista en la terminología de la OMPI – concluye con que la concurrencia de los tres factores expuestos determinan, claramente además, la falta de un interés legítimo. No obstante, y a pesar de que el demandado alegó la legislación española de marcas y de competencia desleal, arguye en contra el árbitro lo siguiente : Si bien es cierto que el hecho de que la falta de interés legítimo en alguien no implica automáticamente que el titular de la marca en de que se trate tenga por ello derecho a impedir una conducta determinada por parte de ese tercero, efectúa ante ello las siguientes matizaciones :

El art. 30º de la ley de marcas confiere a su titular el derecho exclusivo a la utilización de la misma a efectos publicitarios, así como para impedir que otros hagan lo mismo; a su vez, la presencia en la red de un nombre de dominio es, en sí misma, una presencia pública; el anteproyecto de la futura ley de marcas española – que se puede ver en http://www.oepm.es – establece, que podrá prohibirse, en especial : “”Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad o en redes de comunicación telemáticas y, en particular, como nombres de dominio””.

Por otro lado, al analizar el aspecto de la supuesta falta de competencia desleal esgrimida por el demandado, en el sentido de alegar éste que faltaba en el presente caso la circunstancia de una finalidad concurrencial en el mercado, sintetizando el razonamiento arbitral, concluye éste con que la adopción de un nombre de dominio que sea idéntico a una marca comercial establece la presunción – aquí no rota – de que se está llevando a cabo un acto de competencia desleal, objetivamente contrario además a la buena fe, que provoca confusión, y que constituye imitación, y que supone una explotación de la reputación ajena en beneficio propio, ilegítima desde todo punto de vista.
A su vez, este árbitro – nombre en realidad no adecuado, pues si decisión no es arbitral, ya que se emite aunque las dos partes no estén de acuerdo en someterse a ella – analiza la cuestión contenida en la normativa de la OMPI en el sentido de la exigencia por parte de ésta de que el dominio no sólo haya sido registrado de mala fe, sino que se haya usado también de mala fe. Concluye el árbitro indicando que hay tenencias pasivas de dominios que, aunque aparentemente no supongan un uso – el caso típico de aquellos ciberocupas que dejan la página web en blanco y sin contenido – que sí se sumergen de lleno en el campo de la mala fe, y argumenta que únicamente se entenderá de buena fe el uso -que no el registro – cuando : Se dé un uso efectivo de buena fe, acreditado por el demandado ( o preparativos serios y efectivos, igualmente acreditados, para la llevanza a cabo de tal uso ), y cuando se dé una carencia de todo uso, de modo tal que al acceder al nombre de dominio en cuestión, sólo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil.

En este caso concreto se comprobó que el demandado tenía en su página web un anuncio de la entidad register.com, que se dedica a la venta de nombres de dominio, e incluso, a través del oportuno seguimiento de los enlaces contenidos en dicha página, se llega a otras relativas a la subasta de dominios. Es por ello que entiende aquí la OMPI que sí habido un uso, siendo el mismo de mala fe al ser notorio el conocimiento y la reputación de la marca cuyo nombre de dominio se registró.

Es por lo anterior, que como era de prever, la OMPI ordenó, en su resolución, que los dominios en cuestión se transfirieran al demandante, esto es, al Banco Español de Crédito.

Autor: Javier Hernández Martínez, abogado

Mail: javier@proteccionlegal.com

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